東京高等裁判所 平成９年（行ケ）３２０号 判決 2000年7月04日
原告
同和鑛業株式会社
代表者代表取締役
【Ａ】
訴訟代理人弁護士
近藤惠嗣
同弁理士
【Ｂ】
被告
バイエル・アクチエンゲゼルシャフト
代表者
【Ｃ】
同
【Ｄ】
訴訟代理人弁理士
【Ｅ】
同
【Ｆ】
同
【Ｇ】
主文
１ 特許庁が平成８年審判第２０１１号事件について平成９年９月２９日にした審決を取り消す。
２ 訴訟費用は被告の負担とする。
３ この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を３０日と定める。
事実及び理由
第１当事者の求めた裁判
１ 原告
主文１、２項と同旨
２ 被告
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
第２当事者間に争いのない事実
１ 特許庁における手続の経緯
被告は、発明の名称を「磁気信号記録用の金属粉末」とする特許第１７３３７８７号発明（１９７９年３月１０日に西ドイツ国においてした特許出願に基づく優先権を主張して昭和５５年３月７日に特許出願、平成５年２月１７日に設定登録、以下「本件発明」という。）の特許権者である。
原告は、平成８年２月１５日、本件発明に係る特許の無効の審判を請求し、特許庁は、同請求を平成８年審判第２０１１号事件として審理した結果、平成９年９月２９日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をし、その謄本を同年１１月５日、原告に送達した。
２ 本件発明の特許請求の範囲１の項
金属鉄から本質的になり且つ平均２個以下の金属コアよりなる針状の個々の粒子からなるものであって、該粒子は孔を平均１個より多くは含有せず、そしてカルシウム、亜鉛、マグネシウム、アルミニウム、クロム、タングステン、リン（Ｐ２Ｏ５として表して）およびホウ素（Ｂ２Ｏ３として表わして）から選ばれる少なくとも１種の元素を０.１～７重量％含有することを特徴とする磁気信号記録用の金属粉末。
３ 審決の理由
別紙審決書の理由の写しのとおり、①本件発明に係る明細書（以下「本件明細書」という。）の発明の詳細な説明の欄には、本件発明に係る「粒子の形状構造的な要件」について当業者が容易にその実施をすることができる程度にその構成が記載されていないから、本件明細書は、特許法３６条（昭和６２年法律第２７号による改正前のもの。以下同じ。）３項に違反する（無効理由イ）、②特許請求の範囲に記載された「粒子の形状構造的な要件」が不明瞭であるから、本件明細書は、発明の構成に欠くことができない事項のみを記載したものではなく、本件明細書は同条４項に違反する（無効理由ロ）との無効理由が、いずれも成り立たないとした。
第３原告主張の審決取消事由の要点
審決の理由Ⅰは認める。同Ⅱは、４頁７行～９行を除き、その余を認める。同Ⅲ１は、９頁５行～１１頁９行、１２頁８行～１２行（「主張するが、」まで）を認め、その余は争う。同Ⅲ２は、１３頁３行～１４頁６行（「記載されており、」まで）、同頁１０行～１１行（「ないが、」まで）、同頁１９行（「孔の」から）～１５頁３行、１７頁１０行～１１行（「いないが、」まで）を認め、その余は争う。同Ⅳは争う。
審決は、無効理由イ、ロについての認定判断を誤ったものであって、その誤りが審決の結論に影響を及ぼすことは明らかであるから、違法として取り消されるべきである。
１ 以下のとおり、当業者は、本件明細書の発明の詳細な説明の記載に基づいて「粒子の形状構造的な要件」、すなわち「金属コア」「粒子」及び「孔」の意義を確定することができず、ひいては、本件発明を実施することができないから、本件明細書は、特許法３６条３項に違反する。また、そうである以上、本件発明の特許請求の範囲の「金属コア」「粒子」及び「孔」の意義は不明瞭であって、本件明細書は、発明の構成に欠くことができない事項が記載されていないということになるから、同条４項にも違反する。
(1) 「金属コア」及び「粒子」について
イ 審決は、「写真に写っている棒状の物が金属コアであると一応考えられる。」と認定した。
本件明細書において、本件発明の「金属コア」は、「実質的に同一の結晶学的配向を有する」と説明されている。この説明の下では、当業者は、「金属コア」を単結晶であると理解することになる。
ところが、本件発明に係る特許（以下「本件特許」という。）についての願書において、本件発明の金属粉末を示すものとされる添付図面ＦＩＧ．１（以下「本件ＦＩＧ．１」といい、同じく従来技術の金属粉末を示すものとされる同ＦＩＧ．２を「本件ＦＩＧ．２」という。）では、どの部分が１個の単結晶として数えられるのか不明確である。本件ＦＩＧ．１では、「棒状の物」が平均２個より多く連結して各粒子（正確には、粒子らしき物）を形成しており、「棒状の物」が単に重なって写っているのではないことが分かる。その理由は次のとおりである。
(イ) 写真上には切り離された棒状の物が１つもない。
(ロ) 棒状の物が連なっているコーナー部には丸みが見える。すなわち、棒状の物が単に重なっているのであれば、その辺と辺の交差しているところはシャープな角度を示すはずであるが、丸みがあるということは、棒状の物が互いに連結していることを示している。
(ハ) 棒状の物が一定の枝分かれ角度を示している。
(ニ) 当業者が実施例を追試すると、枝分かれを持つ粒子が得られた。
これでは、当業者は、本件明細書の発明の詳細な説明に基づいて「金属コア」の意味を確定することができない。
ロ 本件発明の構成要件の一つは、金属粉末が平均２個以下の金属コアよりなることであるから、金属粒子が２個又はそれ以上の金属コアよりなることがあることは、本件発明の前提である。したがって、１個の粒子を観察して金属コアの数を数えることができなければならない。そして、仮に１個の粒子が２個の金属コアよりなるとすれば、その粒子には、その２個の金属コアを隔てる境界がなければならない。
ところが、本件明細書には、この境界が示されていないから、当業者は、金属コアの数を数えることができない。
１個の粒子に複数の「金属コア」があるか否かは、結晶界面を判別することによってできる。ところが、被告は、「ＴＥＭ（判決注・透過型電子顕微鏡）写真のみによって結晶界面を判別することが困難である」（被告第１準備書面１２頁５行ないし７行）としている。そして、ＴＥＭ写真で判別することが困難であるにもかかわらず、どのように判別するかについて、本件明細書には何も記載されていない。したがって、本件発明の「金属コア」の意味は、本件明細書を参酌しても意味を確定できず、その存否を判別する方法も見出せない。
ハ 本件ＦＩＧ．１では、平均２個より多い複数の棒状の物が連結してそれぞれの粒子を構成しているように見える。そうすると、審決のように「棒状の物」が「金属コア」であると解釈しても、各粒子は、平均２個より多い「金属コア」を含んでいることになってしまうため、本件発明の「針状の個々の粒子」の意味は、通常の意味とは異なると理解せざるを得ない。ところが、本件明細書の発明の詳細な説明にも「針状の個々の粒子」の特別な定義は見当たらないから、当業者は、「針状の個々の粒子」の意味を確定することができず、ひいては、本件発明を実施することができない。
(2) 「孔」について
イ 本件明細書の発明の詳細な説明の欄には「孔」の定義がない。そこで、本件ＦＩＧ．１の原本の複製をよく観察すると、「孔」のように見える小さな点が観察できる。また、実施例を追試して得た粒子を電子顕微鏡で見ても、多数の点が観察される。当業者は、通常これらの小さな点が「孔」であると解釈するが、そうすると、本件発明における「該粒子は孔を平均１個より多くは含有せず」という構成と整合しない。結局、当業者は本件発明の「孔」の意味を確定することができず、ひいては、本件発明を実施することができない。
ロ 被告は、本件ＦＩＧ．１に示されている縮尺単位によって１２万倍の倍率が把握できるから、本件発明における「孔」は、１２万倍の倍率の電子顕微鏡写真を観察することによって判定されるものであると主張する。
【Ｈ】の鑑定書（第３）（乙第９号証。以下「【Ｈ】第３鑑定書」という。）に記載された本件特許の優先権主張日（以下「本件優先日」という。）当時の技術水準からすると、孔を観察する際の電子顕微鏡の倍率は、１万１０００～５万倍であったから、「孔」を特定の倍率と結び付けて定義することが、当業者の常識として行われていたものではないことが明らかである。公知技術（特開昭５２－５１９０８号公報（以下「乙第５号証刊行物」という。）及び「磁気記録研究会資料」（社団法人電子通信学会１９７４年８月２２日発行。以下「乙第６号証刊行物」という。）においても、それぞれ異なった倍率の電子顕微鏡写真を用いて孔の数を数えている。このような状況の下で、１２万倍の倍率で見えるか見えないかで「孔」の有無を判定することが当業者の常識であったということはできない。
したがって、本件発明において、特定の倍率を指定して、その倍率で観察できるもののみを「孔」と呼び、その倍率では観察できないものは、それ以上の倍率で観察できたとしても「孔」とは呼ばないというのであれば、本件明細書にその旨の明確な記載がなければならない。
ところが、本件明細書には１２万倍で撮影したことについての説明は何もないから、当業者が１２万倍という数値に格別の意義を見いだすことはあり得ない。また、本件明細書のどこを読んでも、１２万倍を超える倍率で観察できる孔があっても、１２万倍で観察できなければ磁気的性質に影響を及ぼさないという記載はないし、その示唆もない。
ハ そもそも、１２万倍の電子顕微鏡写真においてさえ「孔」は数えられない。被告は、人間の目の解像力は約０．２ｍｍであるから、２ｎｍ（ナノメートル）の大きさの「孔」は倍率１２万倍の電子顕微鏡写真上で充分に判別できると主張している。２ｎｍの貫通孔であれば、１２万倍で０．２４ｍｍになるから、鮮明な電子顕微鏡写真上でならば判別できるかもしれない。しかし、これは、被告の主張する目の解像力を前提としても、その下限に近いから、一般的には、判別は困難である。写真が少しでも不鮮明であれば、ますます不可能になる。そのうえ、２ｎｍの「粒子内に閉じこめられた空隙」は、電子顕微鏡写真上では０．２４ｍｍの白点として写るわけではない。その大きさよりも小さい範囲で周囲よりもやや薄いぼんやりした像が形成される可能性があるにすぎず、実際には何も写らない可能性もある。
したがって、被告主張のとおり、「孔」とは、「貫通したもの、粒子内に閉じこめられた空隙、ある程度の深さのある凹み」のいずれをも意味するものであるとしても、本件明細書には、その大きさについての規定はないことになる。
ニ 被告は、第１準備書面において、「凹みであって孔ではない。」として「凹み」が「孔」ではないと言い切っていたが、第１準備書面訂正書においてこれを訂正し、「貫通孔ではないもの、例えば針状粒子の電子顕微鏡写真において灰白色に見えるようなクローズド・ポアも、本件発明の空孔に該当する。」と主張するに至った。被告は、これについて、被告代理人の見解が、本件発明の発明者の見解と異なっていたことが判明したことによるという。しかし、被告代理人は、著名かつ経験豊富な弁理士であり、本件特許の出願代理人であるだけでなく、本件の審判における被請求人（被告）の代理人でもあって、何度となく本件明細書を読んでいるはずである。その被告代理人が、何が本件発明における「孔」に該当するかについて、発明者に指摘されるまで発明者と異なる見解を有していたというのである。このことは、当業者が、本件明細書の記載を読んだだけでは、「孔」の定義について発明者の見解と一致する見解には至らないことを、図らずも証明しているものである。
２ 審決は、「本件発明でいうところの金属粒子は、従来のものと比べて孔の少ないものと理解することはできるが、孔の大きさ等の具体的な定義が不明であり、『平均２個以下の金属コア』の意味も含めて、『孔を平均１個より多くは含有しない金属粉末』という特許請求の範囲の記載は、その『物』が明瞭に表現されているとはいえない。」（１４頁１７行～１５頁３行）、「上記の点で特許請求の範囲には、本件の物が十分に表現されていない」（１７頁１０行～１１行）と認定している。審決のこの認定が正しいものであることは、既に述べたところから明らかである。
ところが、審決は、上記正しい認定を前提にしながら、「本件特許発明の金属粉末は、被請求人の上記の認識及び主張からみても、上記実施例に記載の手法で得られる物と解される。」（１７頁１３行～１６行）として、これを根拠に、本件発明の特許請求の範囲の記載に不備はないと判断した。
しかし、物の発明を製造方法によって特定する場合には、いわゆるプロダクト・バイ・プロセスの形式によって特許請求の範囲を記載しなければならないのに、本件発明については、製造方法は特許請求の範囲に記載されていないから、これを製造方法によって特定された物の発明とすることはできず、したがって、明細書において、特定の製造方法が明らかとされていることを根拠として特許請求の範囲の記載に不備がないと判断することは許されない。したがって、審決の上記判断は誤りであり、この誤りが審決の判断の結論に影響を及ぼすことは明らかである。
第４被告の反論の要点
１ 「金属コア」及び「粒子」について
(1) 本件明細書には、「金属コア」について、「本発明の関係において、金属コアはいくつかの個々の孔の合体によって形成された針状粒子の幾何学的細分領域であると理解される。」（本件公告公報４欄３８～４０行。以下、本件明細書の記載の欄、行数は本件公告公報のそれによる。）、「ここで使用する「金属コア」という表現は、本来均質で緻密な物質から形成されたと想像できる構造を表示することを意図し、針状結晶の種々の金属コアは実質的に同一の結晶学的配向を有する。」（５欄１～５行）、「この定義の文脈において、本発明による針状結晶は、先行技術の針状材料と対照的に、平均、最大２個の金属コア、好ましくは単一の金属コアだけからなる。」（５欄６～９行）、「この第１図から明らかなように、本実施例で得られた磁性粉末の個々の粒子は平均１個以下の孔しか含有せず且つ単一の金属コアからなるものである。」（１０欄２９～３２行）、「第２図は、第１図と同じ倍率の複数の個々の金属コアに解離した先行技術による高度の多孔性の針状結晶である。」と説明されている。
以上の説明によると、本件発明における「金属コア」とは、針状の形骸金属鉄粒子がその長手方向において多数箇所において部分的に分断されて、典型的には、電子顕微鏡写真において数珠状に連結したものとして示されるものであることが明らかである。
(2) 本件ＦＩＧ.１においては、各針状粒子は黒く写っており、さらにその多数の針状粒子が多数箇所で部分的に重なった状態で撮影されている。
しかし、このＦＩＧ．１から、
イ． 各粒子はいずれも針状粒子をなしていること、
ロ． 空孔（ポア）をほとんど有しないこと、
ハ． 本件ＦＩＧ．１の各粒子は、すべてほぼ一様に棒状（針状）をなしており、本件ＦＩＧ.２に示されているような数珠状のコアを有していないこと、
が明瞭に認められる。
(3) 「金属コア」は、多数の微細結晶が結晶学的に高度に方位化した凝集体であって、完全な単結晶ではなく、「単結晶状」を構成しているから、「金属コア」の概念を解釈するに当たって、結晶界面を云々する必要はない。
２ 「孔」について
(1) ゲータイト粉末（ＦｅＯＯＨ）の加熱、脱水によって得られるヘマタイト（Ｆｅ２Ｏ３）の針状粒子、又はこれをさらに還元して得られる針状磁性金属鉄粒子には、顕微鏡的な孔が生成することは、本件優先日前から当業者によく知られていた事実である。針状磁性酸化鉄粒子又は針状磁性鉄粒子１個当りの空孔（ポア）の数は、本件優先日前から電子顕微鏡観察によって算定されていた。
本件明細書には、「第１図は、実施例１において製造された本発明による金属針状結晶の電子顕微鏡写真を示す。」（７頁１４欄２２行ないし２３行）と記載されている。そして、本件ＦＩＧ．１には、その左上隅に縮尺単位が示されており、その縮尺単位は０.１μが１２ｍｍ（１２,０００μ）に相当するから、本件ＦＩＧ．１が１２万倍の倍率の電子顕微鏡写真であることは当業者に自明のことである。
一方、本件明細書の実施例１には、「この第１図から明らかなように、本実施例で得られた磁性粉末の個々の粒子は平均１個以下の孔しか含有せず且つ単一の金属コアからなるものである。」（同５頁１０欄２９行ないし３２行）と記載されており、この記載によれば、本件発明における「孔」の数は１２万倍の倍率の電子顕微鏡写真を観察することによって判定されるものであることは明らかである。
(2) 強磁性針状粒子を貫通する空孔（ポア）や、このような貫通孔ではないもの、例えば針状粒子の電子顕微鏡写真において灰白色に見えるようなクローズド・ポアも、本件発明の空孔に該当する。
被告代理人は、当初強磁性針状粒子を貫通する空孔（ポア）を「孔」と考えていたが、本件発明の発明者により、このような貫通孔ではないもの、例えば針状粒子の電子顕微鏡写真において灰白色に見えるようなクローズド・ポアも、本件発明の空孔に該当することを指摘されて、直ちに訂正したのである。上記訂正は、孔について被告代理人の見解が本件発明の発明者の見解と異なっていたことが判明したことによりされたものであって、これを針小棒大に取り上げて行う原告の主張は、何ら実質を伴わない挙げ足取りの議論にすぎない。
第５当裁判所の判断
１ 「金属コア」及び「粒子」について
(1) 「針状」とは、針のような形状、すなわち細長い線条の形をいうことは明らかであるから、本件発明の「針状の個々の粒子」は、細長い線条物であるものと認められる。甲第２号証（本件明細書及び本件ＦＩＧ．１、２）によれば、本件明細書の発明の詳細な説明の欄には、「個々の針状結晶の長さは、電子顕微鏡写真により決定して、約０.１～２μ、好ましくは約０.３～１μの間である。針状結晶の直径は約０.０２～０.１５μ、好ましくは約０.０３～０.１μの間である。長さ対直径の比は約５～２０の間である。」（５欄１１行～１５行）との記載があることが認められ、この記載は、本件発明の「針状の個々の粒子」が細長い線条物であることを裏付けるものである。
(2) 「金属コア」の意義を、特許請求の範囲の記載自体から、一義的に明確なものとして把握することはできない。
発明の詳細な説明の欄の記載をみると、甲第２号証の１（本件明細書）によれば、同欄には、「本発明の関係において、金属コアはいくつかの個々の孔の合体によって形成された針状粒子の幾何学的細分領域であると理解される。いくつかの金属コアからなる針状結晶は、たとえば、金属の針状結晶を針状のα－Ｆｅ２Ｏ３から還元により製造するときに生成し、それは、還元の間結晶体積の減少に依存して、孔の体積が増加するという事実による。ここで使用する「金属コア」という表現は、本来均質で緻密な物質から形成されたと想像できる構造を表示することを意図し、針状結晶の種々の金属コアは実質的に同一の結晶学的配向を有する。」（４欄３８行～５欄５行）との記載があることが認められるけれども、上記記載によっても、本件発明の「金属コア」の意義が明らかとなったということはできない。
(3) 本件発明の金属粉末は、「平均２個以下の金属コアよりなる針状の個々の粒子からなるもの」であるから、複数の「金属コア」から構成される「針状の個々の粒子」も存在することを前提とするものである。ところが、本件明細書には、複数の「金属コア」から構成される「針状の個々の粒子」について、金属コアを計数する方法が記載されていない。
甲第６号証（【Ｉ】作成の特許庁包袋調査報告書）によれば、本件ＦＩＧ．１の被写体は、細長い線条物が連なったような物に見えるが、細長い線条物が他のものと切り離されて単独で写っている箇所はなく、かつ、細長い線条物が連なっているコーナー部には、丸みを帯びている箇所がある（例えば、下部中央やや右よりに上下方向に延びる線条と、そこから左斜め上方へ延びる線条が分岐する箇所）ことが認められる。そうすると、本件ＦＩＧ．１の被写体が細長い線条物が積み重なっているものであるか否かは定かでなく、仮に、細長い線条物が積み重なって写っているものと解釈するとしても、その中には細長い線条物が連結したものも含まれているようにも思われる状態になっている。
(4) 乙第２号証の２（【Ｈ】作成の鑑定書（第２）、以下「【Ｈ】第２鑑定書」という。）によれば、同鑑定書には、「出発物（母塩）であるα－ＦｅＯ(ＯＨ）（鉱物名ゲータイト）の針状（詳細には直方体状）の単結晶粒子（実際上は、針状単結晶粒子のほかに、一緒に生長した２個の針状粒子から成るＹ字状などの双晶粒子が存在するが、これについては後述を参照）に前記(1)～(5)の化学反応と調質を施すと、逐次α－Ｆｅ２Ｏ３の、Ｆｅ３Ｏ４の、またγ－Ｆｅ２Ｏ３の、そして最終的にＦｅの各微粒子から成る凝集粒子にトポタクチックに変化するとともに、各凝集粒子はそれぞれの容積変化を示し、針状磁性金属鉄粒子（以下、針状鉄粒子）が生成する。これら各反応段階で母塩の形状を保持した上記の各凝集粒子内の微粒子は、母塩α－ＦｅＯ(ＯＨ）の結晶構造に関連した三次元的な結晶方位で連なって、理想的には最終反応生成物として孔を含まない針状の個々の粒子が得られる。この針状単結晶状鉄粒子１個が本件特許発明にいう１個の「金属コア」に対応すると考えられる。・・・以上述べたとおり、「金属コア」は、ゲータイトの個々の針状単結晶粒子から誘導されたものと、ゲータイトの双晶粒子から誘導されたものから成り、個々の針状単結晶ゲータイト粒子がそのまま、針状鉄粒子に変換された場合は、該針状鉄粒子は１個の金属コアから成り、また、Ｙ字状のゲータイト双晶粒子がそのまま針状鉄粒子に変換された場合は、このＹ字状鉄粒子は２個の金属コアから成るはずである。しかし、α一ＦｅＯ（ＯＨ）（ゲータイト）が前記(1)～(5)の工程を経て磁性金属鉄に変換される間に、例えばゲータイトのＹ字状針状粒子の枝分かれ部分の基部が化学的変化（例えば孔の形成）又は物理的な応力（撹拌等による）等によって分割されて、２個の針状鉄粒子が形成されることが考えられる。また、個々のゲータイト針状粒子についても、前記(1)～(5)の工程において、何らかの偶発的な応力によって、例えば複数個の金属コアからなる針状鉄粒子を形成することが考えられる。しかし、本件特許発明においては、実施例等に示された多数の実験によって得られた本件特許発明の多数の針状磁性金属粉末について電子顕微鏡写真等による観察結果により、本件特許発明の針状磁性金属粉末は、平均２個以下の金属コアよりなる針状の個々の粒子からなる、と特定したものと解される。」（３頁下から３行～５頁６行）との記載があることが認められる。
上記記載によれば、【Ｈ】第２鑑定書は、本件発明の「金属コア」の計数について、個々の針状単結晶ゲータイト粒子が変換された針状鉄粒子は１個の金属コアから成り、Ｙ字状のゲータイト双晶粒子が変換されたＹ字状鉄粒子は２個の金属コアから成ることを前提とし、電子顕微鏡写真等を用いた観察によって粒子の形状を認識することにより行われるものと考えているものと解される。
ところが、Ｙ字状鉄粒子は、Ｙ字状であって「細長い線条物」ではないから、Ｙ字状鉄粒子を本件発明の「粒子」と理解することはできない。そうすると、当業者は、どのような物が２個の金属コアからなる「粒子」であるのかについて、【Ｈ】第２鑑定書とは異なる理解をすることになり、結局、同鑑定書の方法によっては、本件発明の「粒子」の金属コアの個数を数えることができないものといわざるを得ない。
(5) 本件明細書には、「本発明の関係において、金属コアはいくつかの個々の孔の合体によって形成された針状粒子の幾何学的細分領域であると理解される。いくつかの金属コアからなる針状結晶は、たとえば、金属の針状結晶を針状のα－Ｆｅ２Ｏ３から還元により製造するときに生成し、それは、還元の間結晶体積の減少に依存して、孔の体積が増加するという事実による。」（４欄３８行～５欄１行）、「第２図は、・・・複数の個々の金属コアに解離した先行技術による高度の多孔性の針状結晶を示す。」（１４欄２３行～２６行）との記載があり、本件ＦＩＧ．２には、黒く見える金属に白い孔が連続ないし不連続に形成された物や、黒く見える金属の辺が入り江状に湾曲している物や、黒く見える金属が数珠状に連なっている物が示されていることが認められ、以上の記載によれば、先行技術における「金属コア」は、本件ＦＩＧ．２において黒く見える金属が数珠状に連なっているように見える１つ１つの単位であり、この単位を数えることにより「金属コア」の数を計測することができるものと考える余地がある。
しかし、本件発明の「粒子」が、数珠状に連なった状態のものと認めるに足りる証拠はないから、上記記載によっても、本件発明の「金属コア」の数を計測することができるということはできない。例えば、数珠状とはいえない状態でも、本件ＦＩＧ．２にも見られるように、金属に孔が開いていたり、その孔が連続していたり、入り江状の湾曲があったりする場合が考えられるけれども、これを２つの「金属コア」の境界として「金属コア」の数を数えるのか否かは依然として不明のままなのである。
なお、乙第２号証の２によれば、ゲータイトから誘導された粒子には、２個の金属コア（【Ｈ】第２鑑定書が金属コアと呼ぶもの。）からなるＹ字状鉄粒子も存在することが認められるが、上記Ｙ字状鉄粒子を本件発明の「粒子」と理解することができないことは前認定のとおりである。また、これが仮に本件発明の「粒子」であるとしても、２個の金属コアからなる数珠状に連なっていない粒子があることになり、やはり「金属コア」の数え方は明らかではないものといわざるを得ない。
この点に関して、被告は、「金属コア」は、多数の微細結晶が結晶学的に高度に方位化した凝集体であって、完全な単結晶ではなく、「単結晶状」を構成しているから、「金属コア」の概念を解釈するに当たって、結晶界面を云々する必要はないと主張する。しかし、「単結晶」であろうと「単結晶状」であろうと、２つの「金属コア」がある以上、両者の境界を判定することができなければならないことは当然であるから、被告の主張は、以上の認定を左右するものではない。
(6) 以上のとおり、本件明細書の発明の詳細な説明の欄には、「金属コア」に関して、当業者が容易にその実施をすることができる程度に本件発明の構成が記載されていないといわざるを得ない。また、特許請求の範囲自体には、本件発明の「金属コア」を特定するために必要な事項が記載されていないことは前述のとおりであるから、本件明細書の発明の詳細な説明の欄の記載が上記のとおりである以上、本件発明の特許請求の範囲には、発明の構成に欠くことができない事項は記載されていない、という以外にない。
２ 「孔」について
(1) 「孔」とは、向うまで突き抜けた所を指す用語であると同時に、突き抜けてはいないものの窪んではいる所を指すこともある用語である。しかし、本件明細書には、その特許請求の範囲にも、発明の詳細な説明にも、本件発明の「孔」について、向うまで突き抜けた所のほかに、窪んだ所も含まれるのか、窪んだ所も含まれるとして、どの程度の深さに窪んだ所が含まれるのか等の形状についての定義も、「孔」の大きさについての定義も記載されているものとは認められない。
本件明細書の発明の詳細な説明の欄には、実施例が開示されているけれども、前認定のとおり「孔」の形状及び大きさについての定義が記載されていない以上、当業者が上記実施例に従って本件発明を実施しようとしても、実際にできた物が本件発明の物であるのか、それとも何らかの条件・手法等の違いによって本件発明の物はできていないのかということを確認することができない。したがって、本件明細書の発明の詳細な説明の欄には、「孔」に関して、当業者が容易にその実施をすることができる程度には本件発明の構成が記載されていないといわざるを得ない。
また、特許請求の範囲自体には、本件発明の「孔」を特定するために必要な事項は記載されていないのであるから、発明の詳細な説明の欄の記載が上記のとおりである以上、特許請求の範囲には発明の構成に欠くことができない事項が記載されていない、という以外にない。
(2) 被告は、本件明細書の実施例１には、「この第１図から明らかなように、本実施例で得られた磁性粉末の個々の粒子は平均１個以下の孔しか含有せず且つ単一の金属コアからなるものである。」（５頁１０欄２９行ないし３２行）と記載されており、本件ＦＩＧ．１が１２万倍の倍率の電子顕微鏡写真であることは当業者に自明であるから、本件発明における「孔」の数は１２万倍の倍率の電子顕微鏡写真を観察することによって判定されるものであることは明らかであると主張する。
しかし、甲第６号証によれば、本件ＦＩＧ．１によっても、１２万倍の顕微鏡写真でどのように見えるものが「孔」であるのかは不明であるものといわざるを得ない。。例えば、その被写体の形状からみて本件ＦＩＧ．１の原本の複製と認められる甲第３号証添付の写真１や乙第２号証の２添付の写真１Ａには、黒っぽい金属の中にいくつかの白っぽい斑点（弁論の全趣旨によれば、向うまで突き抜けた所か、又は突き抜けていなくても窪んだ所であると認められる。）が存在することが認められるが、甲第６号証によれば、上記斑点のうち相当数のものは、本件ＦＩＧ．１では識別できないことが認められる。このように１２万倍の電子顕微鏡写真では識別できても、本件ＦＩＧ．１のような状態にすれば識別できない斑点（向うまで突き抜けた所ないし窪んだ所）は、本件発明の「孔」に該当するのかしないのか明確ではないのである。（なお、これが本件発明の「孔」ではないとすれば、「孔」は１２万倍の電子顕微鏡写真で観察することによって判定するものではないことになるし、これが本件発明の「孔」だとすれば、本件明細書には、どのように観察されるものが「孔」であるかが開示されていないというべきである。）
また、上記記載は、実施例１についてのものにすぎず、他の実施例、すなわち、実施例２ないし５については図面ないし写真もなく、「平均１個の孔しか含有」しないことをどのようにして確認したかについては記載がない。したがって、上記記載をもって、本件発明の「孔」についての定義ということはできない。
乙第９号証（【Ｈ】第３鑑定書）によれば、本件優先日以前には、ゲータイト（α一ＦｅＯＯＨ）の加熱・脱水によって得られるヘマタイト（Ｆｅ２Ｏ３）の針状の粒子には、電子顕微鏡で観察される孔が存在することが知られており、その観察には、１万１０００倍、１万２０００倍、２万３０００倍、５万倍等様々な倍率が用いられていたことが認められる。しかし、上記「孔」の観察が、特定の倍率のもとでの観察と結びつけられて定義されるという技術常識が存在していたものと認めるに足りる証拠はない。したがって、上記事実を考慮しても、当業者が本件明細書から、本件発明の「孔」について、１２万倍の倍率により観察されるものであることを知ることができるとは認められない。
３ 審決は、「特許請求の範囲には、本件の物が十分に表現されていない」（１７頁１０行～１１行）と認定しながら、「本件特許発明の金属粉末は、被請求人の上記の認識及び主張からみても、上記実施例に記載の手法で得られる物と解される。」（１７頁１３行～１６行）と判断している。しかし、本件発明において、製造方法は特許請求の範囲に記載されていないから、特許請求の範囲に記載された物を認定するに当たり、これを「実施例に記載の手法で得られる物」と解することはできない。すなわち、本件発明の特許請求の範囲においては、その物がいかなる製造方法で得られたかは問題とされていないから、実施例に記載の手法以外の手法で得られても、本件発明の特許請求の範囲に該当すれば、本件発明の物に該当することになるのである。したがって、本件発明の物を「実施例に記載の手法で得られる物」と解して、これを根拠に特許請求の範囲が明確であるとした審決の判断は誤りというほかはない。
４ 以上のとおりであるから、無効理由イ、ロが成り立たないとした審決の認定判断は誤りであって、この誤りが審決の結論に影響を及ぼすことは明らかである。審決は、違法であって取消しを免れない。
第６よって、原告の本訴請求は、理由があるから認容することとし、訴訟費用の負担並びに上告及び上告受理の申立てのための付加期間の付与について行政事件訴訟法７条、民事訴訟法６１条、９６条２項を適用して、主文のとおり判決する。
（裁判長裁判官 山下和明 裁判官 山田知司 裁判官 阿部正幸）